Znaki towarowe. Czym jest wtórna zdolność odróżniająca?

Przeczytaj także: Prawo patentowe Unii Europejskiej czekają rewolucyjne zmiany

Czym jest wtórna zdolność odróżniająca?

O wtórnej zdolności odróżniającej mówimy wtedy, gdy jakieś oznaczenie nabywa właściwości indywidualnych, charakterystycznych (dystynktywnych) w wyniku używania go w obrocie gospodarczym. Wtórność odnosi się tutaj do braku wystarczającej oryginalności czy fantazyjności danego znaku, co jest przeszkodą w rejestracji. Zdolność odróżniająca nie wynika tutaj z samej struktury danego oznaczenia i właśnie tym różni się od zdolności odróżniającej samoistnej.

Kiedy znak nabywa wtórną zdolność odróżniającą? W chwili, w której znacząca liczba konsumentów kojarzy jakieś oznaczenie z daną marką. Dzieje się tak w wyniku jego dużej popularności i rozpoznawalności. Takie skojarzenie pojawia się automatycznie i z tego względu dany znak może uzyskać ochronę – nawet wtedy, gdy wcześniej odmówiono mu rejestracji ze względu na przeszkody bezwzględne.

Idealne przykłady takich znaków to chociażby chronione kolory: fiolet opakowań słodyczy marki Milka, classic blue marki Nivea, czy połączenie srebrnej i niebieskiej barwy w napojach RedBull. Kolory i zestawienia kolorystyczne same w sobie nie podlegają rejestracji, gdyż nie mają pierwotnej zdolności odróżniającej. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której nabiorą zdolności wtórnej dzięki ogromnej popularności i sukcesowi danej firmy.

Wtórna zdolność odróżniająca w oznaczeniach opisowych

Z rejestracji wyłączone są również oznaczenia opisowe (opisujące konkretny produkt). Wskazują na jego cechy, rodzaj, czy przeznaczenie, jak np. świeże pieczywo, naturalne kosmetyki, czy kredyty24. Nie mogą być chronione, gdyż wskazują wprost na typ sprzedawanego towaru/usługi albo na technologiczny sposób jego pozyskiwania. Dopiero gdy osiągną wtórną zdolność odróżniająca, mogą zostać uznane przez Urząd Patentowy.

Chodzi o te oznaczenia, które w wyniku powszechnego używania, tracą swoją rolę czysto opisową i są kojarzone z jedną firmą. Wśród znaków spełniających te przesłanki, które do tej pory udało się zastrzec, można wymienić: eObuwie, LOT, eButik, Eurofirany, Manufakturę Cukierków. Wcześniej miały charakter ogólnoinformacyjny, ale uzyskały wtórną zdolność odróżniającą i w efekcie wskazują na usługi lub produkty oferowane przez konkretną firmę.

Jak ocenić, czy znak zyskał wtórną zdolność odróżniającą?

To, czy oznaczenie zyskało wtórną zdolność odróżniającą, zależy od oceny Urzędu Patentowego. W tym celu urząd zapoznaje się z przedstawionymi dowodami – głównie informacjami o tym, dla jakiej grupy odbiorców dany znak konotuje bezpośrednio z konkretnym towarem i producentem. Co istotne, nie ma wyznaczonej liczby konsumentów, którzy powinni identyfikować oznaczenie z daną marką – musi być to odsetek „znaczny”. Pod uwagę bierze się:

• Rozpoznawalność oznaczenia – czyli pozycje, popularność i udział danego znaku w rynku. Rozpoznawalność musi być odpowiednio szeroka, jednak chodzi tutaj głównie o liczbę konsumentów, którzy tylko identyfikują (niekoniecznie rozpoznają) znak z jakimś towarem lub firmą.
• Stosowanie oznaczenia jako znaku towarowego – najważniejsza przesłanka. Odnosi się do ustalenia przez urząd, czy dany znak faktycznie był stosowany w funkcji znaku towarowego. Musi być używany w celu informowania konsumentów o pochodzeniu od konkretnej marki/przedsiębiorstwa. Co istotne, w tym przypadku bierze się perspektywę nabywców, a nie intencje producenta – to odbiorca ma postrzegać znak jako informację o źródle towaru.
• Czas i intensywność używania znaku w obrocie gospodarczym – prawdopodobieństwo uzyskania ochrony zwiększa się, gdy oznaczenie jest długo używane w roli znaku towarowego. O tym, jaki okres jest wystarczający, decyduje sąd, np. w jednym z wyroków (VI SA/Wa 1378/13) uznano, że trzy lata to zbyt krótki okres.
• Zasięg terytorialny – zasięg wtórnej zdolności odróżniającej musi dotyczyć całego terytorium Polski. Za to w przypadku zgłoszenia do rejestracji w UE, musi obejmować wszystkie kraje Unii Europejskiej.
• Oznaczenie jest używane przez jeden podmiot – nie ma możliwości rejestracji znaku, z którego powszechnie korzystają inne firmy. Musi być kojarzony z jednym producentem, pochodzeniem. Wiele oznaczeń opisowych używa się w celu informowania o właściwościach jakiejś usługi czy produktu. Brak rejestracji znaków, które są postrzegane przez przedsiębiorców w ten sposób, ma na celu ochronę swobody działalności gospodarczej.
• Promocja i reklama marki – duże środki finansowe przeznaczone na promowanie oznaczenia, czyli reklama i promocja marki, która utrwala w konsumentach łączenie (identyfikowanie) danego znaku z konkretnym produktem lub usługą.

Każdą przesłankę trzeba przedstawić w toku postępowania i poprzeć dowodami. W przypadku rejestracji na terenie UE, wtórna zdolność odróżniająca ma być wykazana na obszarze państw wspólnoty, na których oznaczenie nie mogło być chronione przez brak pierwotnej zdolności odróżniającej. Warto zaznaczyć, że nie trzeba uzyskiwać charakteru odróżniającego w tych krajach, które przystąpiły do UE w terminie późniejszym niż data zgłoszenia do rejestracji.

Jak udowodnić wtórną zdolność odróżniającą?

W tym celu zainteresowany (przedsiębiorca) składa wniosek do właściwego Urzędu Patentowego. Nie jest to dochodzenie prowadzone z urzędu, dlatego to osoba zgłaszająca gromadzi i przedstawia potrzebne dowody. Na stronie Urzędu Patentowego RP znajdziemy taką informację: dowodami potwierdzającymi nabycie wtórnej zdolności odróżniającej mogą być wszystkie dane wskazujące, że określona grupa odbiorców przypisuje w sposób oczywisty oznaczenie i sygnowany nim towar konkretnemu przedsiębiorcy. Oznacza to, że dowody mogą być różnorodne i każdy będzie rozpatrywany w tym samym stopniu. Wśród nich można wymienić:

• Opinie branżowych stowarzyszeń, izb handlowo-przemysłowych, prawników, socjologów lub psychologów;
• Raporty instytutów, które analizują sytuację na rynku, a także oświadczenia stowarzyszeń zawodowych;
• Dane o obrotach i roczne sprawozdania przedsiębiorstwa, dane o stopniu udziału w rynku, dokumenty handlowe (np. faktury), raporty dotyczące nakładów związanych z rozwojem marki;
• Materiały reklamowe takie jak billboardy, plakaty, katalogi, reklamy radiowe, telewizyjne, internetowe, czy prasowe;

A przede wszystkim:

• Badania opinii publicznej – to najważniejsza kategoria dowodowa, która umożliwia określenie liczby/odsetka odbiorców kojarzących oznaczenie z konkretnym towarem i jego producentem. Są to wszelkie ankiety i badania sondażowe. Zawarte w nich pytania muszą być kierowane w sposób neutralny. Nie mogą w żadnym stopniu sugerować odpowiedzi. Przykładowo, w sprawie dotyczącej znaku operatora telefonii komórkowej, w uzasadnieniu wyroku (2013VI SA/Wa 1378/13) sąd powołał się na badanie, w którym respondenci odpowiedzieli na 2 pytania: Z jakimi markami operatorów telefonii komórkowej kojarzy ci się kolor […]? oraz Z jakimi markami kojarzy ci się kolor […]? Przy pierwszym pytaniu prawie 60% osób wskazało markę ubiegającą się o rejestrację. W drugim już tylko 11%. Oznacza to, że każde badanie musi być skonstruowane w sposób uczciwy i rzetelny.

Kolejny wymóg: nabycie przed datą zgłoszenia

W wyroku warszawskiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (VI SA/Wa 1378/13) nie uwzględniono przedstawionych przez skarżącą dowodów. Badania sondażowe, które przedłożyła, były prowadzone w okresie lipiec-sierpień 2010 roku, za to oznaczenie zgłoszono do rejestracji w maju 2010 roku. Dlaczego dowody zostały odrzucone przez sąd?

Jednym z warunków uzyskania ochrony znaku towarowego z wtórną zdolnością odróżniającą jest nabycie tej zdolności przed datą zgłoszenia. Data zgłoszenia stanowi jednocześnie moment, od którego udziela się ochrony. W rezultacie każdy dowód przedstawiony Urzędowi Patentowemu musi mieć związek ze stanem faktycznym sprzed daty zgłoszenia do rejestracji. Mimo to można przedstawiać dowody podczas prowadzenia postępowania (czyli po dacie zgłoszenia) – urząd uwzględni je, ale zastrzegając, że powinny umożliwiać określenie daty i czasu, w jakim zostały zebrane.

Marcin Staniszewski, Anna-Maria Sobczak