Sytuacja taka miała miejsce w przypadku właściciela graficznego znaku towarowego używanego od 1988 r. do oznaczania ryżu w Zjednoczonym Królestwie. Złożył on wniosek o unieważnienie rejestracji podobnego wspólnotowego znaku towarowego stosowanego do oznaczania takich samych towarów. Sprawa trafiła do Sądu UE, który wydał wyrok w tej sprawie w dniu 9 grudnia 2010 r. (sprawa nr T-303/08).

Porównywane znaki zawierały rysunki przedstawiające głowę słonia, napis „GOLDEN ELEPHANT” oraz tłumaczenie tego określenia na język chiński. Podobizny głowy słonia wykazywały istotne różnice. Wnioskodawca używał swojego znaku tylko dla niektórych rodzajów ryżu. Podniósł on, że przepisy regulujące bezprawne używanie nazwy (passing off) przyznawały mu w Zjednoczonym Królestwie uprawnienie do zakazania używania spornego wspólnotowego znaku towarowego.

Sąd UE wskazał, że w sprawie tej należało uwzględnić zarówno znajdujące zastosowanie prawo krajowe, jak i orzeczenia wydane w danym państwie członkowskim. Na tej podstawie, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, wnoszący o unieważnienie prawa do znaku powinien wykazać, że dane oznaczenie objęte jest zakresem stosowania przywołanych przepisów danego państwa członkowskiego oraz że uprawnia ono do zakazania używania późniejszego znaku towarowego. W omawianej sprawie aktem państwa członkowskiego znajdującym zastosowanie do niezarejestrowanego krajowego znaku towarowego była ustawa Zjednoczonego Królestwa o znakach towarowych z 1994 r. Zgodnie z nią znak towarowy nie podlega rejestracji w przypadku i w zakresie, w jakim jego używanie w Zjednoczonym Królestwie może zostać zakazane na podstawie jakiejkolwiek normy prawnej chroniącej niezarejestrowany znak towarowy lub inne oznaczenie używane w działalności handlowej.

Spełnienie trzech przesłanek

Stosownie do wykładni dokonanej przez sądy krajowe, aby w niniejszej sprawie sporny wspólnotowy znak towarowy mógł zostać unieważniony na potrzeby ochrony niezarejestrowanego krajowego znaku towarowego, należało dowieść spełnienia trzech przesłanek. Przesłanki te dotyczą po pierwsze: uzyskania goodwill, tj. siły przyciągania klientów, po drugie: mylącego przedstawienia wcześniejszego znaku towarowego i po trzecie: szkody wyrządzonej owej goodwill.

Innymi słowy, w celu uzasadnienia istniejącego w systemie common law powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy, wnoszący o unieważnienie prawa do znaku jest zobowiązany dowieść, że po pierwsze zdobył goodwill lub reputację na rynku pod niezarejestrowanym znakiem towarowym, a jego towary są rozpoznawalne dzięki elementowi odróżniającemu, po drugie, że właścicielowi wspólnotowego znaku towarowego można zarzucić mylące (umyślne lub nie) przedstawienie wcześniejszego znaku towarowego, które skłania lub może skłonić odbiorców do uznania, że towary oferowane do sprzedaży przez właściciela wspólnotowego znaku towarowego są towarami wnoszącego o unieważnienie prawa do znaku, i po trzecie, że poniósł on lub może ponieść szkodę z powodu wprowadzenia w błąd wywołanego mylącym przedstawieniem wcześniejszego znaku towarowego przez właściciela wspólnotowego znaku towarowego.

Goodwill

Sąd UE potwierdził stanowisko Izby Odwoławczej, że momentem właściwym, w odniesieniu do którego powinno się wykazać uzyskanie goodwill, jest dzień dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego, a nie chwila pierwszego użycia spornego wspólnotowego znaku towarowego na rynku. W niniejszej sprawie istnienie goodwill zostało w zasadzie wykazane za pomocą dowodu na okoliczność działalności handlowej i reklamowej, prowadzenia rachunków klientów itp. Dowód poważnej działalności handlowej prowadzącej do zdobycia reputacji i pozyskania klientów ogólnie wystarcza do ustalenia goodwill.

Nawet małe przedsiębiorstwa mogą zdobyć goodwill. Sam fakt, że posiadany udział w rynku był bardzo niewielki w porównaniu z całkowitą wielkością importu ryżu do Zjednoczonego Królestwa, nie wystarczy, by stwierdzić, że sprzedaż ryżu sytuowała się poniżej określonego minimum. Warto zauważyć, że według Izby Odwoławczej i Sądu UE, przedsiębiorstwo może stworzyć wartość dodaną i goodwill nawet jeśli nie osiągnie poziomu rozpoznawalności wymaganego do ustalenia charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania lub renomy. Kryteria wymagane przy dowodzeniu charakteru odróżniającego w celu zarejestrowania znaku towarowego są dużo surowsze niż te stosowane do celów wykazania istnienia goodwill.