Taki wniosek wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 9 września 2010 r. w sprawie C-265/09 P pomiędzy Urzędem Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), a BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG, Niemcy (BORCO).

Okoliczności powstania sporu są następujące. W dniu 14 września 2005 r. BORCO zgłosiła w OHIM do rejestracji w charakterze wspólnotowego znaku towarowego oznaczenie „α” dla towarów należących do klasy 33 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, tj. dla „napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa), win, win musujących i napojów na bazie wina”. Decyzją z dnia 31 maja 2006 r. ekspert, działając na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 odmówił rejestracji zgłoszonego oznaczenia z uwagi na brak charakteru odróżniającego. Ekspert uznał, że zgłoszony znak towarowy stanowi wierne odtworzenie minuskuły greckiej litery „α”, w żaden sposób nie różniąc się od niej pod względem graficznym, oraz że nabywcy posługujący się językiem greckim nie dostrzegą w tym oznaczeniu wskazania pochodzenia handlowego towarów objętych zgłoszeniem. W dniu 15 czerwca 2006 r. BORCO wniosła do OHIM odwołanie od tej decyzji. Odwołanie to zostało oddalone. W dniu 5 lutego 2007 r. BORCO wniosła do Sądu skargę o stwierdzenie nieważności spornej decyzji, w której podniosła między innymi zarzut dotyczący naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

Sąd na wstępie wskazał, że do Czwartej Izby Odwoławczej OHIM należało ustalenie, czy można wykluczyć, by z punktu widzenia przeciętnych konsumentów posługujących się językiem greckim oznaczenie to nadawało się do odróżniania towarów BORCO od towarów innego pochodzenia, przy założeniu, że do wyłączenia stosowania bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji przewidzianej w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 wystarczy wykazanie minimum charakteru odróżniającego. Gdy chodzi o analizę przeprowadzoną w niniejszej sprawie przez Izbę odwoławczą, Sąd zauważył, że Izba Odwoławcza odmówiła, bez przeprowadzenia konkretnego badania i z naruszeniem zwłaszcza art. 4 rozporządzenia nr 40/94, uznania charakteru odróżniającego pojedynczych liter.

Sąd stwierdził ponadto, że wywodząc brak charakteru odróżniającego zgłoszonego oznaczenia wyłącznie z faktu, iż porównywane z krojem pisma Times New Roman nie zawiera ono różnic lub ozdobników graficznych, bez przeprowadzenia konkretnego badania jego zdolności odróżniania w odczuciu miarodajnego kręgu odbiorców danych towarów od towarów pochodzących od konkurentów, Izba Odwoławcza błędnie zastosowała art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. W rezultacie Sąd stwierdził nieważność decyzji Izby Odwoławczej przypominając, że na OHIM spoczywa obowiązek ponownego rozpatrzenia dokonanego przez BORCO zgłoszenia w świetle wywodów zawartych w wyroku.

Trybunał Sprawiedliwości na wstępie przypomniał, że zgodnie z art. 4 rozporządzenia nr 40/94 litery należą do kategorii oznaczeń, z których może składać się wspólnotowy znak towarowy, pod warunkiem że umożliwiają one odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Ogólna zdolność danego oznaczenia do tego, aby mogło stać się znakiem towarowym, nie przesądza jednak, że oznaczenie to będzie miało charakter odróżniający w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia w stosunku do określonego towaru lub określonej usługi. W istocie, zgodnie z brzmieniem przywołanego przepisu, nie rejestruje się znaków pozbawionych charakteru odróżniającego.