Natomiast jeżeli powziął wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych przez siebie informacji lub o nielegalnej działalności reklamodawców ma on obowiązek niezwłocznego podjęcia odpowiednich działań w celu usunięcia wspomnianych informacji lub uniemożliwienia dostępu do nich (sprawa połączona C 236/08, C 237/08 i C 238/08).

Sprawę wszczęto na podstawie pytania prejudycjalnego francuskiego sądu rozpatrującego kasację od wyroku przeciwko Google. Przed sądem francuskim sprawa została wszczęta z powództwa francuskich producentów, oskarżających Google o naruszenie prawa znaków towarowych. Przedmiotem powództwa był fakt, iż po wprowadzeniu przez internautę do wyszukiwarki Google wyrazów stanowiących zastrzeżone znaki towarowe, w rubryce linków sponsorowanych wyświetlały się linki do stron oferujących wyroby podrobione lub do konkurentów.

Po wpisaniu do wyszukiwarki internetowej słowa kluczowego, pojawiają się dwa rodzaje rezultatów - naturalne, wyświetlane na podstawie obiektywnych kryteriów oraz ogłoszenia reklamowe, które pojawiają się ponieważ reklamodawcy płacą za to, aby ich strony wyświetlały się po wpisaniu określonych haseł. Jest tak, gdyż Google umożliwia wybór dowolnych słów kluczowych przez reklamodawców, którzy bardzo często wybierali nazwy zastrzeżonych renomowanych znaków towarowych jako swoje hasła, aby skorzystać z ich uznanej pozycji na rynku i przysporzyć sobie wielu klientów. Fakt ten wzbudził sprzeciw właścicieli tych znaków, gdyż obok naturalnych wyników pojawiały się reklamy konkurencji. Zagadnienie, które zostało przedstawione ETS miało na celu odpowiedź na pytanie: czy używanie słów kluczowych zbieżnych z zastrzeżonym znakiem towarowym jest uważane za jego używanie? A jeśli tak, to w jakim zakresie mogą być one wykorzystywane bez zgody właściciela.

ETS orzekł, że naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego wymaga aby używanie przez osobę trzecią oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub doń podobnego odbywało się w ramach prowadzonej przez tą osobę trzecią działalności gospodarczej. Natomiast Google, jako podmiot świadczący usługę odsyłania wprawdzie umożliwia swym klientom (reklamodawcom) używanie oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi lub do nich podobnych, jednak sam nie używa tych oznaczeń.

Podsumowując, jeżeli dany znak towarowy został użyty jako słowo kluczowe, przedsiębiorca będący jego właścicielem nie może powoływać się względem Google jak i innych właścicieli wyszukiwarek internetowych na przysługujące mu z tytułu jego znaku towarowego prawo wyłączne. Może on natomiast powołać się na to prawo względem reklamodawców, którzy za pomocą słowa kluczowego odpowiadającego jego znakowi towarowemu zlecają Google wyświetlanie reklam niepozwalających lub z trudnością pozwalających przeciętnemu internaucie na zorientowanie się skąd pochodzą reklamowane usługi, tj. czy od faktycznego właściciela znaku towarowego oferującego oryginalne produkty, czy też od przedsiębiorcy oferującego produkty będące imitacją oryginalnych produktów lub też od konkurenta właściciela znaku towarowego.

Powyższe orzeczenie ETS jest niezwykle istotne również dla przedsiębiorców działających w Polsce, którzy posiadając prawa ochronne na znaki towarowe mogą powołać się na nie względem przedsiębiorcy, który zastrzega słowa kluczowe będące nienależącymi do niego znakami towarowymi przy korzystaniu z odpłatnych usług odsyłania, oferowanych przez właścicieli wyszukiwarek internetowych.

Warto też dodać, że powyższy wyrok ETS ma na celu ochronę nie tylko właścicieli znaków towarowych przed nieuczciwą konkurencją, ale również konsumentów, którzy mogą mieć trudności w rozróżnieniu czy dany towar lub usługa pochodzi od właściciela znaku towarowego lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też od osoby trzeciej.